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「以案说法」商标侵权抗辩事由(三):作为地名使用

「以案说法」商标侵权抗辩事由(三):作为地名使用

【摘要】地名商标所有权人无权禁止其他经营者正当使用地名,并不意味着其他经营者可以随意使用该地名商标。经营者在使用地名的过程中,已然触犯了别人的商标权边界,同样也应该在权利上进行限缩,对地名的使用应该有注意和谨慎使用的义务。

【关键词】地名商标 作为地名使用 一般的注意义务

【案件背景】

安仕禄、安华富二人(以下简称“二安”)享有第43类商标“梵净山”的商标专用权,并经营着贵州梵净山连锁酒店有限公司。“梵净山”商标的核定范围为“酒吧、茶馆、饭店、餐馆、旅馆、养老院、咖啡馆、餐厅、日间托儿所、鸡尾酒会服务等”。

贵州梵净山天福大酒店有限公司(以下简称“天富大酒店”)经营酒店地址距离梵净山景区大门约50米,经营范围包括住宿、餐饮服务、文化娱乐等。天福大酒店在经营中,在酒店门头、酒店用品、餐具、宣传资料中使用了“梵净山天福大酒店”字样。

二安认为天富大酒店侵害其“梵净山”商标权,于是向法院提出诉讼,请求判决天富大酒店停止侵权、赔偿损失、修改企业字号。

天福大酒店辩称,“梵净山”是地理名称,天福大酒店对“梵净山”的使用是对名胜古迹名称的描述性的合理使用,不构成侵权。

一审法院认为:“梵净山”既是文字商标,也是武陵山脉主峰的地理名称,二安不得完全垄断对“梵净山”三字的使用,也不能禁止他人作为地名合理使用“梵净山”字样。梵净山是天福大酒店所处的地理位置,其使用“梵净山”字样也是结合“梵净山天福”字号使用。字号中的“天福”已经能够区别酒店服务的提供来源,而使用“梵净山”字样是基于该景区的影响力将其作为地理名称使用,是为强调酒店与梵净山景区的关系,并非强调原告与“梵净山”商标的联系,不可能产生引起相关消费者误认服务来源于的效果。

因此,一审法院驳回二安的诉讼。

二安不服,提起上诉称,“梵净山”商标经过多年的打造和使用,在贵州尤其铜仁地区的宾馆饭店行业具有一定的知名度,天福大酒店使用“梵净山”不是合理使用,主观上具有傍知名商标的恶意竞争行为。天富大酒店二审未答辩。

二审法院认为:地名是用来确定或区别地理位置的,属于公众词汇,所以地名商标的识别性较差,显著性较弱。“梵净山”作为地名,“梵净山”商标所应具备的显著性区别特征趋于弱化,相应的其作为商标被保护的特性亦弱化。天福大酒店距离景区大门不足50米,为表明酒店的地理位置使用“梵净山”名称,并在使用中连同企业字号“天福”一同使用,能让普通消费者认识到“梵净山”所具有的标识地理位置的含义。

二审法院维持原判,驳回上诉。

【律师评析】

商标作为地名使用是指,地名商标的所有权人不得禁止其他经营者为描述商品、服务的地理来源而正当、合理、善意地使用地名,无权禁止其他经营者在相同或者类似商品上使用该地名来表示商品与地理位置要素之间的联系。这一抗辩事由来源于《商标法》第五十九条第一款的规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

然而,通过以往的商标和地名冲突的商标侵权判例来看,绝大部分败诉方为地名使用方而非商标持有方。这些地名使用导致商标侵权败诉方,除了明显地为了攀附知名度高的同行商誉,就是在使用时候突出使用,没有审慎、合理地使用地名。

地名商标所有权人无权禁止其他经营者正当使用地名,并不意味着其他经营者可以随意使用该地名商标。经营者在使用地名的过程中,已然触犯了别人的商标权边界,同样也应该在权利上进行限缩,对地名的使用应该有注意和谨慎使用的义务。对地名商标中的地名使用应该注意三点:

首先,要有使用地名的必要性,即使用该地名是为了描述、表明自己的商品、服务与该地理位置存在某种联系。这种联系既可以是商品、服务来源于某地理位置,也可以是某独特商品或服务、独特制作工艺发源于某地理位置,或者是商品、服务的经营者来源于某地理位置。这种联系是广泛地,且能够合理说明的。

第二,地名使用时候,自己的商品、服务确实与该地理位置存在着特定联系,这是真实性要件。若无联系,则可能是虚假宣传,或者为了攀附知名商标的不正当竞争。当然这个联系存在模糊空间,因为不同的地方管理者对某特定产品所属地理位置空间规定、认定也不尽相同。

第三,地名使用应该合理、善意地使用。经营者应该避免突出使用地名,避免与商标所有人商标混淆、误导公众和消费者,或者形成攀附关系。明显具有的攀附商誉意图很难说是主观上具有善意,特别是地名使用在字体的设计、颜色的使用上与地名商标无明显差别,肉眼上难以判断区别,也就普通公众施以一般的注意义务难以区别。而合理地使用则要求不突出使用,尽量作描述性使用。

地名作为公共资源,代表着公众利益,商标的保护需要平衡商标专用权人与社会公众的利益,避免公共权利被个人不恰当的独享。我国《商标法》明确规定“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标”,这也是为了保护公共利益避免被某一个体垄断,但是由于商标制度的历史原因,或者行政区域重新规划的原因,大量县级以上的地名商标还在事实存在,而且知名度颇高。另外一些是有些地名虽然知名度很高,却是县级以下的行政区域,或者某些约定俗成的地名不是官方名称,或者某些地名有多重含义等原因,这些都造成大量的地名商标的注册和存在,造成了地名和商标的冲突。

一般而言,地名作为商标注册,该商标的显著性因为该地名的存在而弱化,其商标专用权的保护也应该弱化。地名的知名度越高,商标的显著性越低,其区别商品和服务来源的作用越低;若商标和地名的知名度的高低让肉眼无法区别,一般公众施以一般的注意义务难以区分商品和服务来源时候,则越要求经营者在使用地名时候特别审慎、合理,避免形成攀附关系;若商标知名度高于地名的知名度,甚至地名因为品牌商标的存在和高知名度而出现、扬名的,则对该商标应该有更强有力地保护,其他经营者的地名使用情况是应该被严格审视的。

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